법무법인(유한) 율촌 | Yulchon LLC

율촌은 일본 1위 제화 업체 가부시키가이샤 리갈코포레이션(이하 "리갈코포레이션")이 국내 1위 제화 업체 주식회사 금강(구 주식회사 금강제화, 이하 "금강")을 상대로 금강의 대표 남성화 브랜드 "리갈(REGAL)" 표장 등의 사용 행위가 부정경쟁행위 등에 해당한다고 주장하며 사용금지 및 손해배상을 청구한 사건에서, 금강을 대리하여 전부 승소 판결을 받았습니다.

금강이 1969년경부터 제조·판매해온 구두 브랜드 "리갈(REGAL)"은 국가고객만족도(NCSI) 남성정장구두부분 13년 연속 1위, 한국산업의 고객만족도(KCSI) 정장구두 부문 14년 연속 1위, KS제품 품질우수성 지수(KS-QEI) 구두제화부문 11년 연속 1위, 조선일보 선정 "500대 기업 최고경영자가 선정한 CEO 명품"에 10년 연속으로 선정된 명실상부 국내 최고의 남성화 브랜드입니다. 이 사건 소송에서 리갈코포레이션은 금강의 "REGAL" 표장, 부츠마크 표장, 구두 안창 라벨, 삼각형 모양의 태그, "REGAL WEEK" 행사 명칭 사용이, 미국 Brown Group Inc.로부터 "REGAL" 상표에 관한 미국 외 권리를 적법하게 양도받은 리갈코포레이션의 표장 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단 도용한 것이라는 점을 이유로 들어 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하였습니다. 아울러 리갈코포레이션은 금강의 매장 내 수선실 표지(Repair 마크) 사용 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위 및 저작권 침해에 해당한다고 주장하였습니다.

이에 대해 율촌은, i) 리갈코포레이션이 미국 Brown Group Inc.로부터 "REGAL" 상표에 관한 한국에서의 권리까지 양수하였다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, ii) "REGAL" 표장, 부츠마크 표장, 구두 안창 라벨, 삼각형 모양의 태그, "REGAL WEEK" 행사 명칭은 금강이 1972년경부터 적법하게 등록한 상표를 정당한 방법으로 사용한 것으로서, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 적용범위에 해당하지 않으며, 이러한 적법한 등록상표이자 일반 수요자들에게 국내 최고의 남성화 브랜드의 출처 표시로 주지·저명한 "REGAL" 표장 등을 일반적인 방법으로 사용한 것이 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반한다고 볼 수도 없다는 점에 대해 재판부를 효과적으로 설득하였습니다. ⅲ) 특히 상대방의 (차)목의 법리 해석에 관한 주장에 대해 서울고등법원의 판결[2016나2035091, 에르메스가 국내 패션 브랜드 플레이노모어를 상대로 제기한 소송의 항소심에서 율촌이 플레이노모어를 대리하여 1심 결과를 뒤집고 승소(현재 상고심 계속 중)]에서 설시한 판단 기준과 독일 부정경쟁방지법의 해석에 관하여 치밀한 법리 주장을 펼쳐 적극적으로 대응하였습니다. iv) 아울러 리갈코포레이션이 수선실 표지의 적법한 저작권자라는 점이 증명되지 않았을 뿐만 아니라 수선실 표지는 수선 장소를 알리는 단순한 형태의 도안에 불과하여 저작물로서의 창작성이 없다는 점 등을 효과적으로 주장하였습니다. 그 결과 서울중앙지방법원은 "리갈코포레이션이 대한민국에서 리갈 상표 및 이 사건 피고의 등록상표 등의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가진다고 보기 어렵다"고 하며 리갈코포레이션의 청구를 전부 기각하였습니다.

이 사건은, 금강의 전신인 "금강제화산업사"가 설립된 1954년부터 제화 하나만 바라보고 외길을 걸어온 국내 토종 기업인 고객사의 가장 중요한 대표 브랜드이자 국민 남성화 브랜드 "리갈(REGAL)"에 관한, 한국과 일본의 제화업계 1위 업체 간의 분쟁으로, 고객사에게는 매우 중요한 소송이었습니다. 특히 이 사건 소 제기 전부터 리갈코포레이션 측의 일방적인 보도자료 유포가 다수 이루어져 왔다는 점에서, 자칫하면 이 사건 소송에서 일부 패소의 결과만으로도 부정적인 언론플레이에 이용되어 고객사 브랜드 이미지와 명예가 훼손될 우려가 있었으나, 리갈코포레이션이 침해를 주장한 6개 항목 모두에서 전부 승소함으로써 그러한 우려를 불식시킬 수 있었습니다.