한미약품 대리해 화이자제약을 상대로 한 ‘비아그라’ 관련 상표권침해금지 등 사건 상고심에서 파기환송 판결 도출
2015.10.15.
율촌은 한미약품 주식회사(이하 ‘한미약품’)를 대리하여 화이자 프로덕츠 인크 및 한국화이자제약 주식회사(이하 ‘화이자’)를 상대로 한 ‘비아그라’ 관련 상표권침해금지등 사건의 상고심에서 대법원으로부터 원심판결 파기환송 판결을 이끌어냈습니다.
이 사건에서 화이자는 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 색채를 결합한 ‘비아그라’ 제품의 형태는 입체상표로 등록되었을 뿐만 아니라, 그것이 널리 사용됨으로써 널리 알려진 주지저명한 상품표지이므로, 한미약품이 이와 유사한 형상 및 색체의 ‘팔팔정’ 제품을 생산 및 판매하는 행위는 상표권침해 및 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하였습니다. 1심에서는 화이자의 청구가 기각되었으나, 항소심에서는 화이자의 청구가 전부 인용되었고, 이후 상고심에서 율촌이 한미약품을 대리하여 이 사건을 수행하였습니다.
이 사건에서 문제된 화이자의 등록상표는 색채를 가진 입체상표이고 그 지정상품은 발기부전치료제로서 전문의약품이기 때문에 거래 과정에서 약사법 등에 따라 반드시 의사의 처방이 필요하다는 특수성이 있었고, 그로 인하여 일반적인 상표권 침해 사건들에서 제기되지 않았던 여러 가지 새로운 쟁점들이 다투어졌습니다. 이 사건은 상고심에서도 약 2년 가량 계속되면서 서로간에 수 차례 서면 공방이 이루어졌을 뿐만 아니라, 다수의 참고자료와 해외 판결례 등이 제출되어 치열한 다툼이 벌어졌습니다. 율촌은 이 사건 사안의 특수성을 강조하면서, 화이자의 상표가 식별력이 있는 유효한 상표라고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 실제 거래현실에 비추어 ‘비아그라’와 ‘팔팔정’의 형태를 수요자들이 오인, 혼동할 가능성이 없다는 점 등을 구체적으로 논증하였고, 상대방이 제시한 참고자료 및 해외 판결례 등이 이 사건에 그대로 적용될 수 없다는 취지의 치밀한 반박을 펼쳤습니다.
대법원은 상표의 유사 및 혼동가능성 여부에 관하여 율촌의 주장을 대부분 받아들여, ‘비아그라’의 형태와 ‘팔팔정’의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만 일부 차이점이 존재하고, ‘팔팔정’은 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있기 때문에 그 포장과 제품 자체에 기재된 명칭과 피고의 문자상표 및 상호 등에 의하여 이 사건 등록상표와 구별될 수 있으므로, ‘비아그라’와 ‘팔팔정’의 제품 형태가 수요자에게 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없다고 판단하였습니다. 이러한 이 사건 대법원 판결은, 법리적으로 볼 때 대법원이 입체상표의 식별력 취득 판단 기준을 분명히 확인하고, 입체상표의 기능성 판단 기준을 최초로 설시하였으며, 전문의약품의 거래현실을 어떻게 볼 것인지에 대하여 명시적으로 판단하였다는 점에서, 향후 제기될 관련 사건들에 대한 판단 기준을 제시하였다는 중요한 의미가 있습니다.
또한 한미약품으로서도, ‘팔팔정’은 2014년 기준 약 250억 원 상당의 매출을 올린 발기부전치료제로서, ‘비아그라’ 제네릭 제품 중 국내에서 가장 많은 매출을 기록하고 있을 뿐만 아니라, 제네릭 의약품으로서는 이례적으로 오리지널 제품인 ‘비아그라’보다도 2배 이상 높은 매출액을 올려 왔기 때문에, 만에 하나 이 사건에서 한미약품의 "팔팔정" 제조 및 판매 행위가 상표권 침해 내지 부정경쟁행위라고 판단되는 경우, 한미약품은 위와 같은 매출액에 따른 막대한 손해배상책임을 할 수밖에 없고, 이미 생산된 제품은 모두 폐기하여야 하며, 새로운 형태나 색상의 제품으로 변경하여 다시 생산 및 판매를 하여야 할 처지에 있었는데, 이 사건 대법원 판결을 통하여 이러한 위험으로부터 벗어남으로써, 안정적인 ‘팔팔정’의 제조 및 판매를 할 수 있게 되었습니다.
이 사건 대법원 판결은, 오리지널 제약사들이 의약품 특허권 만료 이후에도 제네릭 의약품의 시장 진입을 저지하여 시장 독점을 유지하려는 에버그리닝 전략의 일환으로 상표권을 활용하는 것에 대하여 엄격한 입장을 취함으로써, 의약품시장에서의 경쟁을 촉진하고, 그 결과 소비자들에게는 보다 저렴하게 다양한 브랜드의 약을 구매할 수 있는 선택의 기회를 넓혀 주었을 뿐만 아니라, 건강보험재정 건전화에도 기여할 수 있는 선도적인 판결로서 큰 의미가 있다 할 것입니다. 최근 오리지널 제약사들이 특허권 만료 전후로 입체상표에 관한 소송을 제기하는 예가 늘어나고 있는 추세에서, 이 판결은 제약시장에서 향후 오리지널 제약사와 제네릭 제약사들의 사업 전략에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 사건은 1심에서부터 지속적으로 이 사건의 경과가 언론에 보도되었을 뿐만 아니라 학계에서도 관련 논문이 여럿 발표되는 등 이 사건 판결의 귀추가 주목되고 있었는데, 율촌 지적재산권 그룹과 의료제약팀이 이 사건 상고심에서 파기환송을 이끌어냄에 따라 그 역량을 한번 더 확인하는 중요한 계기가 될 것으로 예상됩니다.
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