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7 Jan 2019

韩国国会通过旨在强化保护专利及商业秘密之修订法案

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율촌 Labor & Employment LEGAL UPDATE + 2018.10.

韩国国会通过旨在强化保护专利及商业秘密之修订法案

Ⅰ. 修改背景

韩国国会于2018年12月7日通过了《专利法》修订案和《反不正当竞争法及商业秘密保护法》修订案(前述两个修订案在以下简称为“本次修正案”),本次修正案将于2019年6月开始实施。

有关中小企业的技术泄露或盗取问题不仅是韩国国民持续关注的热点,而且近年来呈现出愈演愈烈之势。韩国政府对大型企业窃取或套取中小企业技术的各种行为,一直保持高压打击态势,然而与通过各种手段不断打击侵权行为并强化企业知识产权的保护力度相比收效不太明显。这是因为受知识产权现行法律,如《专利法》和《反不正当竞争法及商业秘密保护法》(以下称为“反不正当竞争法”)的某些条款的制约,不仅政府的打击效果不甚明显,甚至对一些违法行为无所适从的情况也时有发生。

本次修正案,不仅增加了很多保护专利和商业秘密的内容,也有一些制度创新,如惩罚性损害赔偿制度的导入,即侵权人故意侵犯他人技术时,将处以损害额三倍以内的惩罚性损害赔偿。

Ⅱ. 主要修订内容

1. 引进了惩罚性损害赔偿制度

根据本次修正案,如行为人实施专利权(或者独占实施权)及商业秘密的侵权行为,同时被认定为故意行为时,将要承担损害额三倍金额以内的赔偿金。

本次修正案也明确了侵犯行为是否存在故意的八个判断因素,即(1)侵权人的地位是否优越,(2)对故意或者可能发生损害的认知程度如何,(3)专利权人或者独占实施权人(以下简称为“专利权人等”)的损害规模,(4)侵权人通过侵权行为获取的经济利益,(5)侵权行为的持续期间及次数,(6)对侵权行为的罚款,(7)侵权人的财产状态,(8)侵权人的救济努力程度等。本次修正案导入惩罚性损害赔偿制度的目的在于,一是坚决遏制市场上原来扭曲的交易秩序,二是鼓励企业间积极实施技术许可行为;三是支持被害企业更加主动提起专利权及商业秘密侵权诉讼,以其达到即使受损后也能实质上得到相应补偿。

为了应对本次修正案正式实施的冲击,专利权人应参考上述8项认定因素, 需要事先向侵权人发出专利权等存在及侵权事实等各项书面通知,以备认定侵权人的行为为故意时提交为证据;而有可能被认定为侵权人的企业来说, 应事先做好不知专利权等的存在或设计合法性相关的证据资料,以备主张侵犯行为不具有故意性时提交为证据使用。

2. 商业秘密的认定条件放宽,入罪门槛降低

根据现行的韩国《反不正当竞争法》,商业秘密需具有(1)非公知性;(2)秘密管理性;(3)实用价值性。 因此如果认定一项信息为商业秘密,需经“通过合理的努力维持保密状态”,即应具有秘密管理性。但本次修正案将认定秘密管理性的条件中删除了“通过合理的努力”字句,并将“维持保密状态”修改为“当做秘密来管理”,从而看出商业秘密的认定条件比原来更加宽泛。

本次修正案实施后,如何把握秘密管理的程度对认定商业秘密尤为关键。虽然删除了现行法律的“通过合理的努力”条件,但客观上还需要“当做秘密来管理”。因此,如果权利人在主观上自认为是秘密的,但并不加以管理的话,即使本次修正案施行后,韩国司法机关不予认可的可能性还是存在的。当然,应该采取何种程度的管理,这需要通过后续法院判例来不断细化具体的判断标准。

3. 增加了商业秘密侵权类型的列举内容并强化了罚则

现行的韩国《反不正当竞争法》对企业所属员工辞职时携带商业秘密离开公司的行为,仅仅认为是为商业秘密的泄露行为,而不能够被认定为商业秘密的非法取得、使用和公开,更不能按商业秘密的侵权来处罚。由于存在上述制度缺陷,目前法律实务中主要以“业务上的背任罪”(指企业经营者侵犯企业利益的一种犯罪行为,主要以谋取自己或者第三人利益,或以损害公司的利益为目的)来追究行为人的责任。

本次修正案,除了商业秘密的非法取得、非法公开、非法使用行为外,还增加了(1)指定场所以外的任意泄露;(2)不回应返还、删除要求;(3)不正当手段的取得;(4)非法泄露商业秘密的再次泄露或使用等侵权行为类型。

本次修正案还对侵犯商业秘密行为所要承担的法定刑均有上调,处罚力度比现行法律明显增加。

行为类型 区分 现行 → 修订案
在国外,
侵权商业秘密
有期徒刑 10年以下 → 15年以下
罚款 1亿韩元以下 → 15亿韩元以下
(财产上利益10倍金额超过15亿韩元时,处以该财产上利益2倍以上10倍以下的罚款)
在韩国国内,
侵权商业秘密
有期徒刑 5年以下 → 10年以下
罚款 5000万韩元以下 → 5亿韩元以下
(财产上利益10倍金额超过上述金额时,处以该财产上利益2倍~10倍的罚款)

通过本次修正案,更加明确了员工辞职离开公司时其持有公司商业秘密之返还和废弃义务;对企业来讲,要明确商业秘密资料的适用范围,有义务明确资料的返还/删除等行为。 以后发生商业秘密单纯泄露行为时,如果公司已经预先制定了适当的商业秘密的管理体系,也可以用商业秘密之侵权等强力制裁手段来对应侵权人,这将起到很强的震慑作用。

4. 专利诉讼中的专利权人举证责任亦有放宽

根据现行《专利法》的要求,专利权人等在采取保护措施时,因为难以具体掌握侵权人的产品、服务等实施状态,就对方侵权提出的相关举证就会非常困难。虽然2016年韩国政府引进了“证明侵权必要证据之提供命令”制度,但具体案例中使用频率不高,更对其实效性产生了怀疑。

但本次修正案规定,专利权人等主张侵权状态时,否定该侵权状态的侵权方便有义务主动说明并提供相关证据。因此通过本次修正案的实施,专利权人等在以后应该比较容易掌握侵权人的具体行为细节。尤其是,如果侵权方无正当理由不提供具体行为细节时,法院可认定专利权人等主张的侵权行为具体状态是真实的,这将更更有利于保护专利权人等的合法权益。

Ⅲ. 对企业的启示

本次修正案的亮点为一是放宽了商业秘密的认定要件,二是专利被侵权时,专利权人的举证责任也会相应减少,并强化了侵权人的损害赔偿责任及刑事处罚力度。通过本次修订,对权利人的保护将更为有效,尤其在大型企业侵犯中小企业时,作为受害人一方的中小企业将会更加有效的保护自身利益,并且能够取得实质上的损害赔偿。

本次修正案的通过与韩国中小风险企业部、产业通商资源部、公平交易委员会及专利厅共同发表的《杜绝对中小企业技术盗取之对策》之落地有密切联系,同时也是政府对中小企业实施技术盗取之行为持续强化行政管理的具体成果之一。

因此,持有专利及商业秘密的企业,如果发生技术纠纷,可积极选择诉讼的方式保护自己的权益;另外有可能被诉的企业-就侵权的大企业来讲,应该事先确认与中小企业之间的相关业务流程,提前确认和审查企业内部的各项规定制度等,以便减少侵权发生的风险。当然,如果技术侵权纠纷已然发生,应尽早制定应对方案、仔细做好准备工作。

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